商業(yè)秘密律師：被告拒絕提供源代碼導(dǎo)致無法比對，后果是什么？

公報案例：被控人無正當(dāng)理由拒絕提供源代碼無法比對，如何處理？

判定雙方軟件之間構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相同，由被控侵權(quán)人承擔(dān)民事責(zé)任

閱讀提示：侵犯涉及計(jì)算機(jī)軟件源代碼的商業(yè)秘密案件中，原告主張被訴侵權(quán)人侵害其商業(yè)秘密，應(yīng)當(dāng)就被訴侵權(quán)人的軟件源代碼與原告方的源代碼進(jìn)行比對，只有具有同一性的情況下，才有可能得出被告侵權(quán)的結(jié)論。但是，并不是所有的源代碼都可以從被訴侵權(quán)產(chǎn)品中直接讀出，這時原告就會陷入舉證困境。如果被告拒絕向法庭提供軟件源代碼，是否意味著原告因無法比對、無法證明同一性敗訴呢？李營營律師團(tuán)隊(duì)對侵犯商業(yè)秘密刑事案件逐一梳理總結(jié)，同時結(jié)合多年來豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)，形成與商業(yè)秘密罪的有關(guān)專題裁判文章。本期，我們以最高人民法院在2009年發(fā)布的一起涉計(jì)算機(jī)著作權(quán)糾紛的公報案件為例，與各位讀者分享辦理類似案件的思路。

裁判要旨：被控侵權(quán)人無正當(dāng)理由拒絕提供被控侵權(quán)軟件的有關(guān)信息致使負(fù)有舉證責(zé)任的著作權(quán)人無法獲得被控侵權(quán)軟件的軟件源程序，可以認(rèn)定被控侵權(quán)人持有但拒不提供的源程序的內(nèi)容不利于被控侵權(quán)人，據(jù)此推定著作權(quán)人主張成立，被控侵權(quán)人構(gòu)成侵權(quán)。

案情簡介：

1.原告石鴻林于2000年8月1日開發(fā)完成了“S型線切割機(jī)床單片機(jī)控制器系統(tǒng)軟件V1．0”，是該軟件的合法著作權(quán)人。

2.原告石鴻林發(fā)現(xiàn)被告泰州市華仁電子資訊有限公司（簡稱華仁公司）銷售的切割機(jī)床單片機(jī)控制器(單板機(jī))使用的系統(tǒng)軟件指令代碼序列及硬件使用配置、鍵盤布局、操作顯示內(nèi)容等與原告涉案軟件完全相同。

3.原告石鴻林認(rèn)為被告華仁公司未經(jīng)許可，非法復(fù)制其享有著作權(quán)的軟件，并安裝至單板機(jī)內(nèi)向生產(chǎn)線切割機(jī)床的廠商銷售，每月銷售單板機(jī)多達(dá)二百余臺，其行為嚴(yán)重?fù)p害其合法權(quán)益，遂起訴至江蘇泰州中院。

4.訴訟中，原告申請對被告軟件源代碼進(jìn)行比對鑒定，被告以可能泄密為由拒絕提供源代碼，鑒定機(jī)構(gòu)也無法從被訴軟件中直接讀出源代碼。

5. 2006年12月8日，泰州中院一審認(rèn)為原告不能舉證被告侵犯其著作權(quán)，判決駁回訴訟請求。石鴻林上述至江蘇高院。

6.江蘇高院認(rèn)為華仁公司無正當(dāng)理由拒絕提供軟件源程序以供直接比對，因此石鴻林有關(guān)比對雙方軟件是否存在共同缺陷及運(yùn)行特征的請求應(yīng)予采納，華仁公司構(gòu)成侵權(quán)，判決撤銷一審判決，支持石鴻林訴訟請求。

案件爭議焦點(diǎn)：

被上訴人華仁公司是否侵犯了上訴人石鴻林的涉案計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)？

法院裁判觀點(diǎn)：

一、鑒于被上訴人華仁公司無正當(dāng)理由拒絕提供軟件源程序以供直接比對，因此石鴻林有關(guān)比對雙方軟件是否存在共同缺陷及運(yùn)行特征的請求應(yīng)予采納。

江蘇省高級人民法院認(rèn)為，本案的核心問題在于比對涉案HR-Z型控制器計(jì)算機(jī)軟件是否侵犯上訴人石鴻林享有著作權(quán)的S系列軟件著作權(quán)。鑒于被上訴人華仁公司無正當(dāng)理由拒絕提供軟件源程序以供直接比對，因此石鴻林有關(guān)比對雙方軟件是否存在共同缺陷及運(yùn)行特征的請求應(yīng)予采納。根據(jù)本案二審查明的事實(shí)，上訴人提供的HX-Z軟件屬于其對S系列軟件的改版，而根據(jù)中國版權(quán)保護(hù)中心版權(quán)鑒定委員會作出的HX-Z軟件源程序與S系列軟件源程序?qū)嵸|(zhì)性相同的鑒定結(jié)論，可以證明這兩個系統(tǒng)軟件本身也構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相同，故HX-Z軟件源程序可以作為石鴻林主張著作權(quán)的依據(jù)與被控侵權(quán)的HR-Z軟件進(jìn)行比對。

二、石鴻林實(shí)際上無法提供HR-Z軟件的源程序或目標(biāo)程序以供直接對比，存在客觀上的舉證困難。

江蘇省高級人民法院認(rèn)為，最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條第一款規(guī)定：“當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。”上訴人石鴻林主張被上訴人華仁公司侵犯其“S型線切割機(jī)床單片機(jī)控制器系統(tǒng)軟件V1．0”著作權(quán)，應(yīng)當(dāng)舉證證明雙方計(jì)算機(jī)軟件之間構(gòu)成相同或?qū)嵸|(zhì)性相同。要證明這一點(diǎn)，需要比對雙方計(jì)算機(jī)軟件的源程序或目標(biāo)程序之間構(gòu)成相同或?qū)嵸|(zhì)性相同。根據(jù)本案查明的事實(shí)，HR-Z軟件的目標(biāo)程序系加載于HR-Z型控制器中的內(nèi)置芯片上，由于該芯片屬于加密芯片，因此也無法從芯片中讀出HR- Z軟件的目標(biāo)程序，并進(jìn)而反向編譯出源程序。因此，依靠現(xiàn)有技術(shù)手段無法從HR-Z型控制器中獲得HR-Z軟件源程序或目標(biāo)程序。而由于被控侵權(quán)的HR-Z軟件的源程序及目標(biāo)程序由華仁公司持有并一直拒絕向法院提供，因此石鴻林實(shí)際無法提供HR-Z軟件的源程序或目標(biāo)程序以供直接對比。

三、通過逐一對比原被告產(chǎn)品，存在相同的系統(tǒng)軟件缺陷。

江蘇省高級人民法院認(rèn)為，根據(jù)本案查明的事實(shí)，運(yùn)行安裝HX- Z軟件的HX-Z型控制器和安裝HR-Z軟件的HR-Z型控制器，即可發(fā)現(xiàn)二者存在如下相同的系統(tǒng)軟件缺陷情況：(1)二控制器連續(xù)加工程序段超過2048條后，均出現(xiàn)無法正常執(zhí)行的情況；(2)在加工完整的一段程序后只讓自動報警兩聲以下即按任意鍵關(guān)閉報警時，在下一次加工過程中加工回復(fù)線之前自動暫停后，二控制器均有偶然出現(xiàn)蜂鳴器響聲2聲的現(xiàn)象。運(yùn)行安裝HX-Z軟件的HX-Z型控制器和安裝HR- Z軟件的HR-Z型控制器，二者在加電運(yùn)行時存在相同的特征性情況。HX-Z和HR-Z型控制器的使用說明書基本相同。兩者對控制器功能的描述及技術(shù)指標(biāo)基本相同；兩者對使用操作的說明基本相同；兩者在段落編排方式和多數(shù)語句的使用上基本相同。HX-Z和HR-Z型控制器的整體外觀和布局基本相同，主要包括面板、鍵盤的總體布局基本相同等。

四、獨(dú)立完成設(shè)計(jì)的情況下，不同軟件之間出現(xiàn)相同的軟件缺陷機(jī)率極小，而如果軟件之間存在共同的軟件缺陷，則軟件之間的源程序相同的概率較大。

江蘇省高級人民法院認(rèn)為，根據(jù)計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)的一般性原理，在獨(dú)立完成設(shè)計(jì)的情況下，不同軟件之間出現(xiàn)相同的軟件缺陷機(jī)率極小，而如果軟件之間存在共同的軟件缺陷，則軟件之間的源程序相同的概率較大。同時結(jié)合HX- Z和HR-Z型控制器兩者在加電運(yùn)行時存在相同的特征性情況、HX-Z和HR-Z型控制器的使用說明書基本相同、HX-Z和HR-Z型控制器的整體外觀和布局基本相同等相關(guān)事實(shí)，上訴人石鴻林提供的現(xiàn)有證據(jù)能夠初步證明HX-Z和HR-Z軟件構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同。同時，由于HX-Z軟件是石鴻林對其S系列軟件的改版，且HX-Z軟件與S系列軟件實(shí)質(zhì)相同。因此，石鴻林提供的現(xiàn)有證據(jù)亦能夠初步證明被控侵權(quán)的HR-Z軟件與石鴻林的S系列軟件亦構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同。

五、在被告具有侵權(quán)可能性的情況下，被告不提供被控侵權(quán)的軟件源程序以供比對，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。

江蘇省高級人民法院認(rèn)為，最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七十五條規(guī)定：“有證據(jù)證明一方當(dāng)事人持有證據(jù)無正當(dāng)理由拒不提供，如果對方當(dāng)事人主張?jiān)撟C據(jù)的內(nèi)容不利于證據(jù)持有人，可以推定該主張成立。”在上訴人石鴻林提供了初步證據(jù)證明其訴訟主張的情形下，完全可以證明被上訴人華仁公司持有但拒不提供的源程序的內(nèi)容不利于華仁公司，經(jīng)法院反復(fù)釋明，華仁公司最終仍不提供被控侵權(quán)的HR-Z軟件源程序以供比對，故依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。

綜上，江蘇省高級人民法院認(rèn)為，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，可以認(rèn)定被控侵權(quán)的HR-Z軟件與上訴人石鴻林的S系列軟件構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同，華仁公司侵犯了石鴻林S系列軟件著作權(quán)。

案例來源：

《石鴻林訴泰州市華仁電子資訊有限公司著作權(quán)侵權(quán)糾紛案》[《最高人民法院公報》2009年第3期(總第149期)]

實(shí)戰(zhàn)指南：

一、辦理涉及計(jì)算機(jī)軟件源代碼商業(yè)秘密案件時，律師應(yīng)該知道如何比對源代碼

首先，律師應(yīng)該知道同一計(jì)算機(jī)程序的源程序和目標(biāo)程序之間的關(guān)系，兩者為同一作品，計(jì)算機(jī)軟件單獨(dú)以源程序方式向外傳播的情況較少，大多是以目標(biāo)程序的形式向外傳播，其表達(dá)方式有時也記載在相關(guān)文檔中。因此，進(jìn)行鑒定時不應(yīng)局限于源程序的比對，也可以通過對目標(biāo)程序、文檔等進(jìn)行比對，從整體上進(jìn)行分析，以判斷爭議軟件的相似性或相同性。

二、注意了，不是所有的源代碼都能從產(chǎn)品上直接讀出來。

如果像本案這種軟件主要固化其他公司的芯片上，而芯片是一塊帶自加密的微控制器，必須首先破解它的加密系統(tǒng)，才能讀取固化其中的軟件代碼。從軟件上讀取源代碼的難度非常大，幾乎是難以完成。即便解密成功，通過芯片解密得到的二進(jìn)制代碼，再反匯編出的軟件源代碼與被解密的軟件實(shí)際的源代碼會有一定差異，這種差異的范圍有多大，難以估計(jì)，同時，芯片解密本身的合法性也是一個問題。因此，軟件權(quán)利人或者商業(yè)秘密權(quán)利人在起訴被告時，一定要將獲得被告產(chǎn)品使用的源代碼難度考慮在內(nèi)，提前做好相應(yīng)準(zhǔn)備。

三、比對原被告源代碼是否具有同一性，不能通過比對原被告軟件功能是否相同來完成。

有時候原告無法獲得被告的源代碼，意圖通過功能比對鑒定，在各自軟件實(shí)現(xiàn)的功能相同或者一致的情況下，證明被告存在侵權(quán)可能性，進(jìn)而產(chǎn)生舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移的效果，以使被告提供其軟件源程序。但是，軟件源程序的同一性鑒定與軟件功能性鑒定是兩回事，實(shí)現(xiàn)一種功能的方法可以有多種方式。功能通常被認(rèn)為是軟件的思想、概念，任何人都不能排斥他人研發(fā)與自己功能相同的軟件，軟件功能相同并不等同于比對軟件具有實(shí)質(zhì)性相似或者相同，因此，不同軟件實(shí)現(xiàn)了相同、相似的功能，不能當(dāng)然得出一方軟件侵權(quán)的結(jié)論。要證明雙方計(jì)算機(jī)軟件之間構(gòu)成相同或?qū)嵸|(zhì)性相同，需要比對雙方計(jì)算機(jī)軟件的源程序或目標(biāo)程序之間構(gòu)成相同或?qū)嵸|(zhì)性相同。

四、不能直接獲取被告源代碼時，可以多一些間接對比兩者相同。

根據(jù)計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)的一般性原理，在獨(dú)立完成設(shè)計(jì)的情況下，不同軟件之間出現(xiàn)相同的軟件缺陷機(jī)率極小，而如果軟件之間存在共同的軟件缺陷，則軟件之間的源程序相同的概率較大。因此，原告可以對比兩者運(yùn)行存在的缺陷位置、表現(xiàn)相同或類似，兩者在加電運(yùn)行時存在相同的特征性情況、使用說明書基本相同、整體外觀和布局基本相同等相關(guān)事實(shí)，初步證明原被告的軟件構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同。

專業(yè)背景介紹：李營營，北京云亭律師事務(wù)所高級合伙人，業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作委員會副主任，北京企業(yè)法律風(fēng)險防控研究會第二屆理事會理事，高級企業(yè)合規(guī)師，畢業(yè)于中國社會科學(xué)院，民商法碩士（公司法方向），擁有證券從業(yè)資格，專注于商業(yè)秘密民事與刑事、與技術(shù)相關(guān)的爭議解決和保護(hù)、民商事訴訟與仲裁、保全與執(zhí)行等實(shí)務(wù)領(lǐng)域，在最高人民法院、各省級高級人民法院成功辦理多起重大疑難復(fù)雜案件。李營營律師深耕知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛和刑事犯罪領(lǐng)域多年，對涉知識產(chǎn)權(quán)（尤其是商業(yè)秘密民刑案件、與技術(shù)相關(guān)的合同糾紛、商業(yè)詆毀等不正當(dāng)競爭案件）相關(guān)法律問題均有深入研究。李營營律師代理的多起知識產(chǎn)權(quán)民事案件獲得判決的勝訴結(jié)果，代理客戶作為原告成功爭取法院3倍懲罰性賠償，代理被告客戶成功爭取法院判定不構(gòu)成侵權(quán)的勝訴結(jié)果，代理被害企業(yè)成功啟動刑事立案、刑事追訴、成功爭取犯罪分子得到刑事處罰結(jié)果；代理被告人/被告單位處理的涉商業(yè)秘密犯罪刑事案件也取得了無罪、檢察院決定不予追訴的良好效果。同時，李營營律師在商業(yè)秘密體系建設(shè)領(lǐng)域，也具有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。協(xié)助多家企業(yè)客戶完成企業(yè)商業(yè)秘密保密體系運(yùn)行情況的法律盡職調(diào)查，成功為多家企業(yè)客戶建設(shè)完善的商業(yè)秘密保密體系。在5類技術(shù)合同領(lǐng)域，李營營律師團(tuán)隊(duì)圍繞不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域下技術(shù)合同簽訂以及履行中風(fēng)險點(diǎn)，形成了數(shù)百篇專題研究文章，熟悉該類合同糾紛常見風(fēng)險點(diǎn)和解決方案。在民商事爭議解決領(lǐng)域，李營營律師成功代理多位企業(yè)客戶在多例合同糾紛案件中完成訴訟目的，善于以高效的溝通和專業(yè)的能力在短期內(nèi)為客戶快速回款，通過商業(yè)談判、訴訟打擊、第三人債務(wù)加入、調(diào)解和解等手段有效保護(hù)客戶合法權(quán)益。截至目前，李營營律師在“法客帝國”“民商事裁判規(guī)則”“保全與執(zhí)行”等公眾號發(fā)表與技術(shù)、商業(yè)秘密、公司實(shí)務(wù)、保全與執(zhí)行等話題相關(guān)專業(yè)文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院轉(zhuǎn)載，廣受業(yè)內(nèi)人士好評。李營營律師團(tuán)隊(duì)一直致力技術(shù)保護(hù)和與技術(shù)有關(guān)的爭議解決，多年來深入研究技術(shù)委托開發(fā)合同、技術(shù)合作開發(fā)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)化合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)許可合同、技術(shù)咨詢合同、技術(shù)服務(wù)合同、技術(shù)培訓(xùn)合同、技術(shù)中介合同、技術(shù)進(jìn)口合同等與技術(shù)合同相關(guān)的爭議解決，在該特定領(lǐng)域內(nèi)發(fā)布了數(shù)百篇專業(yè)文章，對技術(shù)合同糾紛案件有扎實(shí)并深入的研究，熟悉該領(lǐng)域內(nèi)常見、多發(fā)的問題和爭議焦點(diǎn)，熟悉法院實(shí)務(wù)裁判規(guī)則，擅長擬定各類技術(shù)合同，能夠迅速精準(zhǔn)識別合作的風(fēng)險和合同漏洞，可以協(xié)助開發(fā)方或委托方提前控制好法律風(fēng)險，提供風(fēng)險應(yīng)對方案、及時解決風(fēng)險，推動技術(shù)項(xiàng)目安全高效運(yùn)行。2022年，李營營律師結(jié)合多年來辦理大量執(zhí)行審查類相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，以真實(shí)案例為導(dǎo)向，對各種業(yè)務(wù)場景下的主要法律問題、典型裁判規(guī)則、風(fēng)險應(yīng)對策略和解決方案建議進(jìn)行類型化匯總和歸納，合著出版《保全與執(zhí)行：執(zhí)行異議與執(zhí)行異議之訴實(shí)戰(zhàn)指南》。接下來，李營營律師團(tuán)隊(duì)會陸續(xù)出版商業(yè)秘密實(shí)戰(zhàn)的相關(guān)書籍、技術(shù)合同糾紛實(shí)戰(zhàn)指南、不正當(dāng)競爭實(shí)戰(zhàn)的相關(guān)書籍、知識產(chǎn)權(quán)犯罪的相關(guān)書籍。