李營營律師：員工利用仿冒手段“飛單”,屬于侵犯商業秘密！

人民法院案例庫：員工利用仿冒手段“飛單”，行為性質如何認定？

手段行為分別構成侵害商標權、侵害企業名稱權，結果行為構成侵害經營秘密。

閱讀提示：通過分析侵犯經營秘密糾紛案件中侵權主體的類型和侵權行為方式，我們發現，大約90%以上的案件中侵權主體為原告在職或者離職員工，該員工通過在員工工作過程中知悉的經營信息進行非法利用，截留原本屬于原告的交易機會或者潛在交易機會。其中，在不少案件中，員工在實施侵權行為時會通過混淆原告與被告關聯公司之間的關系，欺騙交易方誤以為被告關聯公司與原告公司存在某種聯系，繼而與之交易。此時，應當如何準確界定被告行為性質和應當承擔的法律責任呢？本期，李營營律師團隊根據多年來辦理商業秘密案件的經驗，結合人民法院案例庫發布的一則典型案例，與大家分享員工侵犯經營秘密行為與結果定性問題。

裁判要旨：

企業高管通過使用與所在單位的注冊商標相同的商標及與所在單位字號近似的字號等仿冒手段，將所在單位的特定業務“飛單”給他人的，其“仿冒”手段行為與“飛單”結果行為侵害了不同民事權利，應當對兩者分別進行法律規制，即手段行為分別構成侵害商標權、侵害企業名稱權，結果行為構成侵害經營秘密。

案情簡介：

1.原告深圳市某貿易公司在中國大陸范圍內享有G944420號等注冊商標的獨占許可使用權。案外人克萊某勒亞太投資有限公司（簡稱克萊某勒公司）于2012年5月向原告提供了采購車載數字電視盒產品的信息，同年7月提供了詢價單、訂購量、說明書、技術數據、時間安排以及聯系人、合同磋商文本等信息，上述信息屬于原告的商業秘密。被告仇某代表原告就上述業務項目與克萊某勒公司進行磋商，知悉上述商業秘密。

2.原告稱，被告仇某在原告處工作期間又系被告上海市某貿易公司的股東、法定代表人，向該公司披露了涉案商業秘密，該公司使用涉案商業秘密，并通過仇某使用涉案商標、原告的電子郵箱、與原告“派某特”字號相近似的字號等手段，誤導克萊某勒公司認為上海市某貿易公司與原告及涉案商標之間存在聯系，從而與上海市某貿易公司達成了原本屬于原告的商業交易，兩被告共同構成侵害原告的商標獨占許可使用權、企業名稱權以及商業秘密。

3.2013年7月29日，原告提起訴訟，請求判令：兩被告立即停止侵害原告商標權的行為，立即停止不正當競爭行為，停止使用含有“派某特”字樣的企業名稱，賠償原告經濟損失以及為維權支出的合理開支。

4.被告上海市某貿易公司、仇某辯稱：上海市某貿易公司以自己名義與克萊某勒公司洽談涉案業務，尚未簽訂正式合同，未生產任何產品，更未使用原告商標，故未侵害原告商標權。仇某在原告處從事管理工作，其使用原告商標的行為系職務行為，故未侵害原告商標權。原告的“派某特”字號無市場知名度、不為公眾熟知，且上海市某貿易公司合法成立，該名稱與原告的名稱在行政區劃、字號、組織形式上有區別，故未侵害原告企業名稱權。上海市某貿易公司生產汽車配件，原告不生產車用產品，雙方沒有同業競爭關系，且原告在涉案業務發生前與克萊某勒公司無任何合作，不存在與克萊某勒公司有關的商業秘密，故未侵害原告商業秘密。

5.法院審理查明：法國派某特公司是涉案商標注冊人，原告深圳市某貿易公司系涉案商標在中國的獨占許可使用人。被告上海市某貿易公司股東為被告仇某等三人，仇某擔任法定代表人，變更申請材料由仇某簽名。2011年11月21日，原告、仇某簽訂《勞動合同》，約定：仇某擔任原告的區域商務經理，負責經營管理工作，在合同期內不得截流原告的業務機會或者企圖說服供應商、客戶不與原告發生業務，2013年1月1日起兼任原告上海分公司的區域商務經理。

6.法院審理查明：2012年5月3日，克萊某勒公司向仇某發送“Parrot”采購車載數字電視盒及其天線、軟件、組件等產品的需求信息。次日，仇某將該信息轉發給上海市某貿易公司，要求跟進此事。就上述采購事宜，仇某與克萊某勒公司多次洽談，在電子郵箱地址、電子郵件文本、合同磋商文本等中突出使用了涉案商標，并使用了“Parrot S.H.Co.Ltd”、“parrot中國”、“Parrot”等字樣的企業名稱，該企業的地址與原告上海分公司的地址十分接近。在上述過程中，克萊某勒公司向仇某提供了采購詢價單、訂購量、說明書、技術數據、時間安排、聯系人信息、合同磋商文本等具體材料。在克萊某勒公司選定“Parrot”品牌為供應商后，仇某提交了上海市某貿易公司為供應商的合同，雙方隨后簽訂合同，上海市某貿易公司由此取得合同款項157萬余元。

7.2013年7月，克萊某勒公司因上海市某貿易公司遲遲未能履行合同而向法國派某特公司問詢，導致案發。克萊某勒公司確認因法國派某特公司的“Parrot”品牌車載通信產品在全球享有知名度，故向該公司的在華機構即原告采購，但仇某誤導其簽訂涉案合同。

8.2014年4月18日，上海市浦東新區人民法院一審判決：兩被告于判決生效之日起立即停止侵害原告的G944420號、G650645號、G947073號注冊商標獨占許可使用權，立即停止對原告的不正當競爭行為，停止使用含有“派某特”字樣的企業字號，于判決生效之日起十日內賠償原告經濟損失（含合理費用）40萬元。宣判后，兩被告以一審事實不清、法律適用錯誤為由提出上訴。

9.2014年8月27日，上海市第一中級人民法院作出二審判決，駁回上訴，維持原判。

案件爭議焦點：

兩被告行為是否侵犯原告權利？

法院裁判觀點：

（一）被告仇某為了非原告利益使用原告商標，不正當履職，侵害原告的商標獨占許可使用權。

法院認為，根據《中華人民共和國商標法》（2001年修正），未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的，屬于商標侵權行為。仇某基于原告區域商務經理的身份，有權在為原告的商業活動中使用涉案商標，但其為了其系股東、法定代表人的上海市某貿易公司的利益，將涉案商標使用于上海市某貿易公司與克萊某勒公司的商業活動，不屬于正當履行職務的行為，故兩被告構成侵害原告的商標獨占許可使用權。

（二）兩被告故意修改原告字號，使得交易方誤認為被告公司系原告而與其發生交易，故兩被告構成侵害原告企業名稱權的不正當競爭。

法院認為，根據《中華人民共和國反不正當競爭法》第二條的規定，經營者在市場交易中，應當遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德。在企業名稱發生沖突時，應當根據誠實信用、公平競爭和保護在先權利的原則進行調整。涉案車載數字電視盒屬于無線通信產品、車用電子產品，原告與上海市某貿易公司均經營上述商品，雙方存在同業競爭關系。仇某在獲悉涉案業務信息后，為截取該業務而變更上海市某貿易公司的原名稱，意欲變更登記與原告“派某特”字號相同的字號，實際變更的字號與原告“派某特”字號僅一字之差，兩者讀音、字體近似，且“派某特（Parrot）”品牌在車載通信產品行業具有一定知名度，而上海市某貿易公司的英文企業名稱“Parrot S.H.Co.Ltd”中的字號以及簡稱“parrot中國”“Parrot”中的字樣與原告的英文字號“Parrot”相同，雙方的地址十分接近，足以導致相關公眾對上海市某貿易公司與原告產生混淆，使得克萊某勒公司誤認為上海市某貿易公司系原告而與其發生交易，故兩被告構成侵害原告企業名稱權的不正當競爭。

（三）被告仇某披露行為、被告上海市某貿易公司使用行為，構成侵害原告經營秘密的不正當競爭。

法院認為，根據《中華人民共和國反不正當競爭法》第十條第三款的規定，商業秘密是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。原告主張保護的經營信息為克萊某勒公司提供的締約信息、詢價單、說明書、技術數據、時間安排、聯系人信息、服務協議磋商文本等，上述信息由克萊某勒公司針對特定業務發送給原告，他人無法從公共渠道獲得，具有非公知性，且能夠給原告帶來商業利益，具有實用性，原告亦通過《中華人民共和國勞動合同》對其經營過程中獲悉的商業信息采取了保密措施，故屬于《中華人民共和國反不正當競爭法》第十條第三款規定的經營秘密。根據《中華人民共和國反不正當競爭法》第十條第一款的規定，經營者不得違反約定或者違反權利人有關保守商業秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密。第三人明知或者應知前述違法行為，獲取、使用或者披露他人的商業秘密，視為侵犯商業秘密。仇某違反原告的保密要求向上海市某貿易公司披露了涉案商業秘密，上海市某貿易公司明知仇某的違法行為但仍積極使用涉案商業秘密，故兩被告構成侵害原告經營秘密的不正當競爭。

（四）被告仇某與上海市某貿易公司有共同侵權故意，應承擔連帶責任。

法院認為，根據《中華人民共和國侵權責任法》第八條的規定，二人以上共同實施侵權行為，造成他人損害的，應當承擔連帶責任。仇某既是原告的區域商務經理，又是上海市某貿易公司的法定代表人和經理，利用擔任原告區域商務經理的職務便利，為謀取上海市某貿易公司的利益，將本應屬于原告的商業機會“飛單”至上海市某貿易公司，上海市某貿易公司在明知上述事實的情況下積極與克萊某勒公司洽談，并實際獲得該商業機會，故兩被告具有共同侵權的故意，分工合作實施侵權行為，主觀過錯嚴重，構成共同侵權，應當承擔連帶責任。

綜上，上海市浦東新區人民法院一審判決：兩被告于判決生效之日起立即停止侵害原告的G944420號、G650645號、G947073號注冊商標獨占許可使用權，立即停止對原告的不正當競爭行為，停止使用含有“派某特”字樣的企業字號，于判決生效之日起十日內賠償原告經濟損失（含合理費用）40萬元。宣判后，兩被告以一審事實不清、法律適用錯誤為由提出上訴，后二審法院維持一審判決。

案例來源：

《深圳市某貿易公司訴上海市某貿易公司、仇某侵害商標權糾紛案》[案號：(2014)滬一中民五(知)終字第82號]

實戰指南：

一、在職員工飛單的行為，很可能同時侵犯任職單位商標權和經營秘密，造成雙重侵害后果，承擔雙重侵權責任。

商標層面，在職員工在單位任職期間，基于該員工的工作需要和崗位特征，可能會發生有權為了單位經營活動使用商標的情況。因此，在員工通過混淆關聯公司與所在單位關系以獲得商業機會的情況下，法院一般會優先審查員工實施混淆行為的具體過程，以及該過程中是否存在利用/仿冒原告商標的情況。如果存在，在職員工該行為將被認定為不正當履職行為，該員工與關聯公司很可能構成侵害所在單位的商標權。

二、法院審查與員工合謀截取商業交易機會的公司行為合法性的過程和規則。

在審查與在職員工共同實施獲取任職單位商業機會的公司行為合法性時，法院會從該公司成立時間、股權結構、經營范圍、業務來源、業務獲取方式和業務訂立過程這幾個角度進行逐一審查，根據我們辦理大量類似案件的經驗，如果公司以侵權為目的設立，那么業務來源具有單一性特征，即主要依靠特定人員以特定形式、利用知悉特定主體的相關經營信息搶奪該特定主體業務機會。需要注意的是，如果該公司獲取業務過程中使用了與該特定主體相似相仿的字號商標，將會被認定為交易機會獲取方式具有不正當性。至于是否構成混淆行為，則要看該字號、商標的知名度，如果構成知名商標字號，則可能同時構成混淆行為，繼而構成不正當競爭行為。

三、在職員工里應外合搶單位的資源，極易禍起蕭墻，引火燒身。

在侵犯商業秘密認定方面，公司員工在單位任職期間，設立同類經營業務公司并擔任相關職務，這一行為本身具有可責性。根據我們辦理類似案件的經驗，該同類經營業務公司一旦與該員工所在單位的客戶或者潛在客戶進行交易，一般推定該公司通過員工獲取了員工所在單位的經營信息，以及推定該員工在該公司對外交易過程中不當使用了所在單位的經營信息，除非該公司能夠證明商業機會獲取全過程與員工、員工所在單位無關。否則，該員工與該員工所設立并擔任職務的同類經營業務公司將一并被認定為具有共同侵權故意，進而判定共同承擔侵權責任。

專業背景介紹：李營營，北京云亭律師事務所律師，高級企業合規師，畢業于中國社會科學院，民商法碩士（公司法方向），擁有證券從業資格，專注于與技術相關的爭議解決和保護、民商事訴訟與仲裁、保全與執行等實務領域，在最高人民法院、各省級高級人民法院成功辦理多起重大疑難復雜案件。李營營律師深耕知識產權民事糾紛和刑事犯罪領域多年，對涉知識產權（尤其是商業秘密民刑案件、與技術相關的合同糾紛）相關法律問題均有深入研究。李營營律師代理的多起知識產權民事案件獲得判決的勝訴結果，代理多起客戶作為原告成功爭取法院3倍懲罰性賠償，代理的多起被告客戶成功爭取法院判定不構成侵權的勝訴結果，代理多起被害企業成功啟動刑事立案、刑事追訴、成功爭取犯罪分子得到刑事處罰結果；代理多起被告人/被告單位處理的涉商業秘密犯罪刑事案件也取得了無罪、檢察院決定不予追訴的良好效果。同時，李營營律師在商業秘密體系建設領域，也具有豐富的項目經驗。協助多家企業客戶完成企業商業秘密保密體系運行情況的法律盡職調查，成功為多家企業客戶建設完善的商業秘密保密體系。截至目前，李營營律師在“法客帝國”“民商事裁判規則”“保全與執行”等公眾號發表與技術、商業秘密、公司實務、保全與執行等話題相關專業文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院轉載，廣受業內人士好評。李營營律師團隊一直致力技術保護和與技術有關的爭議解決，多年來深入研究技術委托開發合同、技術合作開發合同、技術轉化合同、技術轉讓合同、技術許可合同、技術咨詢合同、技術服務合同、技術培訓合同、技術中介合同、技術進口合同等與技術合同相關的爭議解決，在該特定領域內發布了數百篇專業文章，對技術合同糾紛案件有扎實并深入的研究，熟悉該領域內常見、多發的問題和爭議焦點，熟悉法院實務裁判規則，擅長擬定各類技術合同，能夠迅速精準識別合作的風險和合同漏洞，可以協助開發方或委托方提前控制好法律風險，提供風險應對方案、及時解決風險，推動技術項目安全高效運行。2022年，李營營律師結合多年來辦理大量執行審查類相關業務的經驗，以真實案例為導向，對各種業務場景下的主要法律問題、典型裁判規則、風險應對策略和解決方案建議進行類型化匯總和歸納，合著出版《保全與執行：執行異議與執行異議之訴實戰指南》。接下來，李營營律師團隊會陸續出版商業秘密實戰的相關書籍、技術合同糾紛實戰指南、不正當競爭實戰的相關書籍、知識產權犯罪的相關書籍。